有人提出商標局對企業(yè)的“防御性注冊”和“儲備商標”適用第四條駁回屬于“矯枉過正”，筆者不認同這種觀點。國家知識產(chǎn)權局近期發(fā)布的《商標審查審理指南》（以下簡稱指南）對不以使用為目的的惡意商標注冊申請的審查審理做了專章說明?！吨改稀穼Α渡虡朔ā返谒臈l的立法目的解釋為：1.規(guī)制“不以使用為目的”的惡意申請、囤積注冊等行為。2.增強注冊申請人的使用義務。企業(yè)基于防御目的商標申請行為雖無惡意，也難以履行商標的使用義務。防御性商標和儲備商標超出一定數(shù)量時，以第四條駁回完全符合《商標法》立法目的。本文探討依據(jù)第四條審查要點，企業(yè)的“防御性商標”和“儲備商標”落入第四條審查時，是否被認為“囤積”的考慮因素。

 

       基于企業(yè)防御性注冊和儲備性注冊的現(xiàn)實需要，《指南》在第四條的適用要件中規(guī)定，以下兩種情形不適用《商標法》第四條：1.申請人基于防御目的申請與其注冊商標標識相同或者近似的商標。2.申請人為具有現(xiàn)實預期的未來業(yè)務，預先適量申請商標?？梢钥闯觯吨改稀穼?ldquo;正當防御”的限定條件是“有注冊商標”前提下申請“與其注冊商標標識相同或者近似的商標”，審查中，企業(yè)申請注冊與其注冊商標標識相同或者近似的商標，即使全類申請，一般也不認為違反《商標法》第四條?！吨改稀穼?ldquo;合理儲備”的限定條件是“具有現(xiàn)實預期的未來業(yè)務”和“適量”，儲備性商標可接受的范圍是依據(jù)合理推斷，有實際使用商標的可能性，在此基礎上“適量”。

 

       “防御性商標”如何不會“防御過度”？

 

       正當防御與防御過度的邊界無法確定具體數(shù)值，與惡意申請和囤積注冊的判斷類似，需綜合考量申請人的經(jīng)營情況、主商標的知名度等，綜合判斷可接受的“防御半徑”。一般來講，“防御性商標”與主商標近似度越高、主商標的知名度越高、申請人的經(jīng)營范圍越廣，可容許的防御性商標的數(shù)量越大。反之，則可能侵占公共領域商標資源，可容許的防御性商標的數(shù)量越小。

 

       以海底撈公司的“商標護城河”為例，該公司名下3500余件商標，根據(jù)不同申請情形，以當前的審查標準判斷，“海底撈”、“海底撈火鍋及圖”“HI”“一起HI海底撈”等全類申請的商標、“海底撈給力”“海底撈造爽”“海底撈制嗨”等重點類別申請的商標，與其注冊商標標識相同或者近似，屬于《指南》規(guī)定可不適用第四條的情形。全類申請的“大HI”“中HI”、“大嗨”“中嗨”等系列商標依據(jù)合理推斷，有實際使用的可能性。在第29、30、32、35、43類申請的“海底嘮”“海底澇”“海底三勞”“三每底撈”等商標可認為是“正當防御”。其余幾百件商標，如在第43類申請的“豫底撈”等“行政區(qū)劃簡稱+底撈”系列、“秦底撈”等“朝代名稱+底撈”系列、“杯底撈”等奇怪的“底撈”系列、“勺里撈”等各種“里撈”系列與其主商標“海底撈”不近似，且數(shù)量達近千件，就有“防御過當”的嫌疑了。

 

       企業(yè)以防御為目的申請商標，要考慮自身情況，適量申請。實際審查中，基于防御意圖申請的理由成立的前提一般不僅僅是有注冊商標，還要求注冊商標已投入使用，未實際使用的商標“預先防御”一般不予支持。為防止落入第四條審查，筆者不建議成系列、集中申請防御性商標。

 

       “儲備商標”多少算“適量”？

 

       “儲備商標”是指申請人為未來業(yè)務拓展，預先申請的商標。“儲備商標”被認定違反第四條，一般是認為符合《指南》列舉的“商標注冊申請數(shù)量巨大，明顯超出正常經(jīng)營活動需求，缺乏真實使用意圖，擾亂商標注冊秩序的”之情形。當“儲備商標”涉嫌囤積落入第四條審查范圍時，是否屬于囤積，關鍵就在于是否基于具有現(xiàn)實預期的未來業(yè)務，申請數(shù)量是否在合理范圍內(nèi)。申請指定的類別與其經(jīng)營范圍是否相關度越大、申請人綜合實力越強、行業(yè)特點對商標的需求量越大，可接受的“儲備商標”的數(shù)量越大。

 

       服裝、游戲、食品等行業(yè)的企業(yè)一般對商標的需求量較大，審查中也會考慮行業(yè)特點，不會僅以數(shù)量對是否“囤積”做出判斷。如杭州某公司，名下共申請商標2300余件，其集中申請的394件商標落入第四條審查，審查員發(fā)出《審查意見書》請申請人說明情況，申請人回文材料包括：1.其為規(guī)模較大的母嬰產(chǎn)品行業(yè)，提供了大量證據(jù)佐證。2.對本次申請的394件商標的使用意圖都做出了說明。3.答辯稱其2300余件商標有90%圍繞核心品牌展開，儲備商標不足兩百件。審查中認可了申請人的說明理由，對該批次商標未適用《商標法》第四條。

 

       涉嫌囤積時，《審查意見書》如何回復？

 

       目前的審查中，對涉嫌違反《商標法》第四條的商標申請，不會直接駁回，而是先發(fā)出《審查意見書》請申請人說明情況，這也在很大程度上避免“冤殺”。

 

        “防御性注冊”在回復《審查意見書》時，重點應放在主商標的使用證據(jù)和知名度方面的證據(jù)上，商標維權的證明也可作為防御性注冊正當性的佐證。《審查意見書》列明的商標應盡可能全部提供合理性說明和證據(jù)，只有說明沒有證據(jù)的回復意見一般不被接受。無法提供所有在列商標的正當性證據(jù)時，主動撤回一部分商標申請，提供剩余商標申請的正當性證明也是避免“全軍覆沒”的方式。

 

       “儲備商標”一般未實際使用，在回復《審查意見書》時，重點是證明有使用意圖，提交未來使用商標可能性的證據(jù)。行業(yè)特點、企業(yè)實際經(jīng)營范圍等可作為申請數(shù)量多的佐證，“有現(xiàn)實預期的未來業(yè)務”是指已經(jīng)在籌備中的，企業(yè)已經(jīng)做好準備予以實施的未來業(yè)務，有力的證據(jù)材料是項目策劃過程中的證明文件、為未來業(yè)務實施做出準備的證明等。

 

       申請人在收到涉嫌違反第四條的《審查意見書》時，就代表“防御過度”或者“儲備商標”的數(shù)量超出可接受范圍了，申請人需要有實際證據(jù)證明其正當性和合理性，僅說理性的回復意見，很難被認可。

 

       企業(yè)在正確認識商標被侵權的風險的前提下，沒有試圖獲得高于普通商標甚至馳名商標保護范疇的心理，基于企業(yè)自身生產(chǎn)經(jīng)營需要申請商標，一般不會落入第四條的打擊范圍。在商標局嚴厲打擊商標惡意申請和囤積注冊的大環(huán)境下，相信企業(yè)會更理性地申請“防御性商標”和“儲備商標”。